О лицензионных договорах

Объекты пра­ва интеллектуальной собственности являются объектами гражданских прав и вместе с тем выступают оборотоспособными настолько, насколько это допускает закон. Общепризнанным является понимание имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности (исключительных прав), как имущества, которое зачастую может представлять для правообладателя большую экономическую ценность. В подтверждение данного вывода можно привести тот факт, что объекты интеллектуаль­ной собственности учитываются на балансе юридического лица в составе нема­териальных активов.

Существует ряд договоров о передаче прав на средства индивидуализации юридических лиц и результатов их интеллектуальной деятельности, таких как: договоры об отчуждении (уступке) исключительных прав; договоры коммерческой концессии; договоры продажи (аренды) предприятий. Однако, наиболее распространенными являются лицензионные договоры.

В п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ, утратившего силу в связи с введением в действие части четвёртой ГК РФ, было дано следующее определение лицензионного договора: лицензионный договор — гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Статья 1235 Четвертой части ГК РФ несколько изменила понятие лицензионного договора и определяет его следующим образом — как договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. В новом определении отсутствует закрепленная обязанность лицензиата вносить платежи лицензиару за использование объекта исключительных прав, т.е. законодатель оставляет вопрос о лицензионных платежах на усмотрение сторон лицензионного соглашения.

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного имущественного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). В то же время договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Таким образом, по лицензионному договору предоставляется только право использования результата интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации. Исходя из буквального толкования абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ, лицензиат по лицензионному договору на средство индивидуализации не приобретает исключительных прав на средство индивидуализации, а предметом лицензионного договора, таким образом, является разрешение правообладателем разрешения на его использование. В связи с этим, как видится автору настоящей дипломной работы, могут возникнуть сложности при применении данной нормы в совокупности с другими нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1226 ГК РФ, п. 1 ст. 1229 ГК РФ), из смысла которых следует, что право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации является разновидностью исключительных прав. Поэтому, во избежание терминологической путаницы, законодателю необходимо исключить абз. 2 из п. ст. 1233 ГК РФ, либо изменить формулировку данной нормы следующим образом: «заключение лицензионного договора не должно повлечь за собой переход исключительного права к лицензиату в полном объеме».

Предметом лицензионного договора является предоставление правообладателем лицензиару права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Закон говорит о предоставлении по лицензионному договору права на использование объектов интеллектуальной собственности (ст. 1235 ГК РФ) в отличие от передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору отчуждения исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Представляется, что следует говорить именно о предоставлении права на использование объектов интеллектуальной собственности, поскольку передаваемому по лицензионному договору праву на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации не присущ характер исключительности и абсолютности, присущий праву лицензиара.

К примеру по лицензионно­му договору на такое средство индивидуализации, как товарный знак, лицензиату обычно предоставляется не только исключи­тельное права использования охраняемого обозначения, но также и техническая документация, образцы изделий, а также опыт ли­цензиара. На этом основании Л.Н Хасимова делает вывод о том, что в таком случае данное соглашение, по существу, служит также формой снабжения лицензиата конфиденциальной информацией, то есть «ноу-хау», и поэтому лицензионный договор зачастую, является смешан­ным договором, содержащим элементы различных договоров, в частности, до­говора патентной лицензии и договора о передаче «ноу-хау».

Однако основным признаком предмета лицензионного договора, исходя из смысла ст. 1235 ГК РФ, является именно предоставление правообладателем права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, без указания которого лицензионный договор не имел бы места. Договоры о предоставлении права на «ноу-хау» и договоры патентной лицензии имеют самостоятельный предмет (соответственно предоставление права пользования секретом производства и права использования запатентованного изобретения), при этом при предоставлении права пользования запатентованным изобретением обязательным является условие о государственной регистрации такого предоставления, и в случае, если бы имел место смешанный договор, такая регистрация должна была бы оформляться отдельно, в соответствии с Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденными Постановлением Правительства от «24» декабря 2008 г. № 1020. Исходя из вышеперечисленных соображений, вывод о смешанной природе некоторых лицензионных договоров представляется спорным.

Понятие гражданско-правового договора применяется к соглашению сторон как юридическому факту (сделке) и к возникшим на его основании отношениям сторон. На основании лицензионного договора (сделки, юридического факта) между лицензиаром и лицензиатом возникает особое правоотношение. Такое правоотношение можно именовать лицензионным правоотношением.

Основные права и обязанности по лицензионному договору явствуют из его определения. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

При этом стоит указать, что отмеченное выше определение подчиняется известной в действующем законодательстве схеме. Это указание (обозначение) сторон договора и их базовых обязанностей. По существу, также определяются договоры и во второй части ГК РФ (ст. ст. 454, 506, 702 и др. ГК РФ). Отмеченное обстоятельство дает основания сделать вывод о том, что содержание лицензионного договора, как и всякого иного гражданско-правового договора, выступает одним из его основных конституирующих признаков, позволяющих отличать данную договорную форму от других.

Исходя из нормативного определения лицензионного договора, которое дано в Гражданском кодексе, можно сделать вывод об основных обязанностях сторон в данном соглашении. Базовой субъективной обязанностью лицензиара является предоставление контрагенту (лицензиату) права на использование объекта интеллектуальной собственности на срок и в объёме, предусмотренных договором. Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено.

В рамках доктринальных классификаций субъективных прав в области интеллектуальной собственности исключительные права, а значит и права, передаваемые по лицензионным договорам, относят к имущественным правам, составляющим одну из разновидностей субъективного права в отношении объектов интеллектуальной собственности (наряду с личными неимущественными правами создателя соответствующих благ в отношении результатов творческой деятельности).

В отношении лицензионных договоров по некоторым объектам интеллектуальной собственности действуют специальные правила заключения. По предмету лицензии лицензионные договоры могут быть:

- на объект авторских прав (ст. 1286, 1287 ГК РФ);

- на объект смежных прав (ст. 1308);

- Изобретения, полезные модели или промышленные образцы (ст. 1367, 1368 ГК РФ);
- на селекционные достижения (ст. 1428, 1429 ГК РФ);
- на топологии интегральных микросхем (ст. 1459 ГК РФ);
- на товарные знаки (ст. 1489 ГК РФ);
- на ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ);

- на технологию (ст. 1550 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор на использование товарного знака, не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если законом не предусмотрено иное. При прекращении исключительного права на товарный знак действие лицензионного договора также прекращается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер.

Лицензионный договор, на основании п. 2 ст. 1232 ГК РФ, обязательной ре­гистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В противном случае он будет являться ничтожным и стороны смогут отказаться от выполнения своих обязательств в любой момент.

Существует несколько оснований классификации лицензионных договоров:

По объему предоставляемых прав различают:

– простые (неисключительные) лицензии (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиару право на использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации оставляя за собой право как самому использовать товарный знак, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам. Если лицензионным договором на товарный знак не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). При выдаче неисключительной лицензии, или заключении неисключительного лицензионного договора, лицензиар может сам использовать товарный знак в пределах и способами, на которые он выдал неисключительную лицензию; лицензиар также может предоставлять аналогичные лицензии иным лицам. Ограничения, которыми может быть обусловлено право лицензиата, аналогичны тем, которые могут устанавливаться при выдаче исключительной лицензии.

– исключительные лицензии (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Лицензиар передает и разрешает использовать лицензиату запатентованный объект единолично, отказываясь от прав предоставления лицензий третьим лицам. Четвертая часть Гражданского кодекса не содержит положений, согласно которым Лицензиар должен отказаться от права самому использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех же пределах, что и лицензиат. Из законодательного определения исключительной лицензии следует лишь обязательство лицензиара не выдавать лицензии другим лицам, что впол­не допускает сохранение исключительного права за лицензиаром, который в силу договорного обязательства не может делегировать его третьим лицам, но сохраняет за собой право осуществлять его самостоятельно, а также осуществ­лять его защиту. Такое понимание не соответствует общепринятому в между­народной практике, когда исключительная лицензия предоставляет лицензиату в рамках договорных условий действующее против любого лица право исклю­чения, которое состоит из монопольного права использования объекта, а также негативного права запрещения, действующего в отношении третьих лиц. Согласно общепринятой позиции, при выдаче исключительной лицензии сам правообладатель (лицензиар) сохраняет за собой права лишь в той части, которая не передается лицензиату.

В договоре возможно установить ограничения прав лицензиата. Ограничением прав лицензиата могут быть оговоренная территория и способы использования объектов интеллектуальной собственности, срок действия лицензионного договора, ограничение права выдавать сублицензии и иные ограничения.

В зависимости от того, каким объемом прав обладает лицо, которое предоставляет право использования объектом интеллектуальной собственности, выделяют:

– лицензионные договоры, по которым право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуалтзации согласно условиям лицензии выдает сам правообладатель;

– сублицензионные договоры (ст. 1238 ГК РФ). Лицензиат, обладающий правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лиц в пределах предоставленных ему прав.

Согласно п. 1 ст. 1238 ГК РФ сублицензии предоставляются на основании письменного разрешения лицензиара, исходя из чего можно предположить, что данное право лицензиата должно быть прописано в самом лицензионном договоре, либо должен быть составлен отдельный документ (разрешение), согласно которому лицензиату предоставляется право заключать сублицензионные договора с третьими лицами. При этом, в п. 4 ст. 1238 ГК РФ указано, что ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата (сублицензиатов) несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Следует отметить, что в Совместной рекомендации по лицензиям на товарные знаки также выделяют единственную лицензию, под которой понимается лицензия, предоставляемая единственному лицензиату, и согласно которой лицензиар не может выдавать лицензии третьим лицам. Лицензиар, однако, имеет право сам использовать товарный знак (статья 1 (x)).

В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:

- патентные лицензионные договоры;

- беспатентные лицензионные договоры.

К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.

В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:

- лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово - независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);

- лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).

В зависимости от видов лицензионных платежей можно выделить:

– лицензионный дого­вор на основе паушальных (единовременных) платежей;

– лицензионный договор на основе периодических отчислений (роялти).

По свободе заключения договора выделяют:

– Лицензионные договоры, заключаемые на основе принципа свободы договора.

– Открытые лицензии. В соответствии со ст. 1368 ГК РФ на изобретение, полезную модель или промышленный образец патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

– Принудительные лицензии (ст. 1239 ГК РФ). В случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

Принудительная лицензия может иметь место только в отношениях определённых результатов интеллектуальной деятельности, но не средств индивидуализации. При этом подразумевается, что лицензия в данном случае простая (неисключительная), то есть правообладатель вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Случаи предоставления принудительной лицензии указаны в статьях 1298, 1362,1405, 1423 ГК РФ. Так, в соответствии со ст.1362 если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Статья 1423 ГК РФ предусматривает, что по истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации такого селекционного достижения.

Таким образом, лицензионный договор представляет собой гражданско-правовой договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Существует несколько видов лицензионных договоров, предусмотренных законодательством, таких как: простая лицензия, исключительная лицензия и сублицензионный договор. Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным.