8 (495) 772-80-14
8 (919) 784-61-90
8 (926) 437-85-26

 

Государственная регистрация лицензионного договора

 

Одним из условий, влияющих на действительность лицензионного договора является его государственная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Государственная регистрация не относится к форме сделок, а представляет собой особый дополнительный акт признания и подтверждения государством совершения гражданско-правовой сделки. Исходя из этого, большую практическую значимость представляет вопрос об основаниях и порядке государственной регистрации лицензионного договора.

Согласно ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору (лицензии), а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются

Правительством Российской Федерации. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

В соответствии с п. 2 ст. 433 ГК РФ, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его государственной регистрации, если законом не установлено иное. Исключением из этого правила являются случаи, когда в законе прямо указано, что последствием несоблюдения требования о государственной регистрации является недействительность (ничтожность) сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ). Так, согласно п. 6 ст. 1232 ГК РФ, несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора. Соответственно, такой договор считается недействительным с момента его заключения.

В силу п. 3 ст. 165 ГК РФ в случае, если договор, подлежащий государственной регистрации, совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации.

В настоящее время в отношении регистрации лицензионных договоров действует Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утверждённый приказом от 29 октября 2008 г. N 321.

Данный Административный регламент применяется в части, не противоречащей положениям части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п.4.1 Административного регламента, конечными результатами исполнения государственной функции, выполняемой Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), могут являться:

- государственная регистрация или отказ в регистрации предоставления права использования зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированного в Российской Федерации или охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами товарного знака, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы (лицензионный/сублицензионный договор);

- государственная регистрация или отказ в регистрации изменений, касающихся существенных условий зарегистрированного договора;

- государственная регистрация или отказ в регистрации расторжения зарегистрированного договора;

- государственная регистрация или отказ в регистрации принудительной лицензии;

- государственная регистрация или отказ в регистрации прекращения действия принудительной лицензии;

- регистрация или отказ в регистрации открытой лицензии на зарегистрированные изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- регистрация или отказ в регистрации ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии.

Для регистрации лицензионного договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 7.2 Административного регламента для регистрации представляются подлинники документов или нотариально удостоверенные копии, не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы. Соответствующие документы должны иметь подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц. Наименования юридических лиц должны быть указаны без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть указаны полностью. Наименование и адрес места нахождения иностранного лица указываются в транслитерации буквами русского алфавита.
Пункт 7.3 Административного регламента включает в себя перечень требований, к оформлению заявления о регистрации. Заявление о регистрации представляется на русском языке. В заявлении о регистрации имена, наименования и адреса могут быть указаны, помимо указания на русском языке, и на ином языке для целей публикации сведений в официальных бюллетенях Роспатента. В заявлении о регистрации приводятся адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса и электронной почты (если они имеются). В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, или адрес места жительства заявителя-гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, либо адрес места нахождения представителя, зарегистрированного в Роспатенте, или иной адрес на территории Российской Федерации.

При указании сведений о заявителе приводятся полное официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) физического лица, полный адрес заявителя (место нахождения юридического лица или место жительства физического лица), включая официальное наименование страны, а также номера телефона, факса и электронной почты (если они имеются).

Для российского юридического лица указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а для российского индивидуального предпринимателя указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Для иностранного юридического лица или гражданина, постоянно проживающего за пределами территории Российской Федерации, указывается код страны и, соответственно, место нахождения или место жительства. Заявление о регистрации подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление о регистрации подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законодательством или учредительными документами юридического лица, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица. Если дата подписания не указана, то таковой считается дата поступления заявления. В случае подачи заявления о регистрации через патентного поверенного или иного представителя заявление о регистрации подписывается заявителем или его представителем.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, в соответствии со ст. 7.4. Административного регламента, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен относиться к одному заявлению и содержать номер патента или свидетельства (номера патентов/свидетельств), а также наименование действия, за которое уплачена пошлина. В случае поступления заявления в отношении большого количества патентов/свидетельств в платежном поручении должно быть указано не менее одного номера патента/свидетельства.

Пошлина уплачивается в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на соответствующий расчетный счет, сведения о котором размещаются на официальном сайте Роспатента, приведенном в пункте 6.2 Административного регламента.

Из п.7.5 Административного регламента следует, что сроки предоставления материалов, направляемых в процессе делопроизводства по заявлению о регистрации, исчисляются в соответствии с главой 11 ГК РФ. Если срок выражен словосочетанием "в течение (не позднее) (до истечения)... со дня", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

Срок для направления материалов в процессе производства по заявлению о регистрации считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Формальная проверка документов осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты их поступления. Проверка документов на соответствие условиям регистрации проводится в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрации.

Если переписку осуществляет представитель заявителя, то дата получения или представления им корреспонденции является датой, соответственно, получения или представления корреспонденции заявителем.

Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Роспатента по отношению к представителю, включая патентного поверенного, имеют те же последствия, что и действия доверителя или действия по отношению к доверителю.

Заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно через экспедицию Роспатента, в том числе в региональных пунктах приема, или направляются почтовым отправлением через организацию почтовой связи или могут быть переданы по факсу при условии последующего представления их оригиналов. В этом случае проверяется поступление оригиналов документов, переданных по факсу, в течение одного месяца с даты их поступления по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим поступившие по факсу материалы. При соблюдении этого условия датой поступления материалов считается дата поступления материалов по факсу.

Если оригиналы материалов поступили по истечении указанного срока или они не идентичны материалам, поступившим по факсу, соответствующие материалы считаются поступившими на дату поступления их оригиналов, а содержание материалов, поступивших по факсу, в дальнейшем во внимание не принимается. До представления оригиналов материалы, переданные по факсу, считаются непоступившими. Если материалы, поступившие по факсу, или какая-либо их часть не читаемы или не получены, соответствующие материалы или их часть и заявление о регистрации считаются поступившими на дату поступления оригиналов.

Заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, подаются в Роспатент с использованием специальной связи и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Роспатент в случае необходимости может запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для ведения секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Регистрация договора о внесении изменений в зарегистрированный договор, расторжения зарегистрированного договора, принудительной лицензии, прекращения действия принудительной лицензии, открытой лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отзыва заявления об открытой лицензии осуществляется при соблюдении в том числе следующих условий:

- документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

- сведения о правообладателе или сторонах по договору, предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, Международном реестре знаков;

- с заявлением о регистрации обратилось лицо, обладающее правом подачи такого заявления;

- документы, представленные на регистрацию, соответствуют требованиям Административного регламента.

- запрошенные документы или пояснения представлены в установленный срок;

- отчуждение исключительного права на товарный знак не может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ;

- у приобретателя исключительного права на товарный знак, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 ГК РФ), имеется исключительное право на такое наименование в соответствии с пунктом 3 статьи 1488 ГК РФ;

- у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 ГК РФ), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ;

- в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных или предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы имеется условие о вознаграждении или порядке его определения в соответствии с пунктом 3 статьи 1234 ГК РФ и пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ;

- в договоре не содержится внутренних противоречий;

- права, являющиеся предметом договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав, в том числе в случае:

1. Предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по сублицензионному договору или договору коммерческой субконцессии за пределами прав, предусмотренных лицензионным договором;

2. Расторжения договора в одностороннем порядке при отсутствии в договоре соответствующего положения о возможности такого порядка расторжения договора;

3. Предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по лицензионному договору в пределах прав, переданных по ранее зарегистрированному договору исключительной лицензии;

4. На дату поступления заявления об открытой лицензии отсутствует зарегистрированный в установленном порядке договор предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях исключительной лицензии;

5. На дату поступления ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии в соответствии пунктом 2 статьи 1368 ГК РФ истек двухлетний срок со дня публикации сведений об открытой лицензии и со дня публикации сведений об открытой лицензии не зарегистрирован в установленном порядке лицензионный договор (договоры) и на рассмотрении в Роспатенте не находится заявление (заявления) о регистрации лицензионного договора.

Международными договорами Российской Федерации также предусмотрены правила, касающиеся регистрации лицензионных договоров. Так, Совместной рекомендацией, касающейся лицензий на товарные знаки, принятой Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности на тридцать пятой серии заседаний ассамблей государств-членов ВОИС 25 сентября – 3 октября 2000 г., дополняющей Договор по законам о товарных знаках, подписанный в Женеве 27 октября 1994 г., в п. 2 указывается перечень требований к заявлению на регистрацию лицензионного договора на товарные знаки, которые государства-члены Парижского союза по охране промышленной собственности могут устанавливать в качестве обязательных.

Участие России в международных соглашениях, в том числе в Мадридском соглашении о международной регистрации товарных знаков и Протоколе к данному соглашению, вызывает потребность в урегулировании отношений, связанных с международными лицензионными договорами, а также с лицензионными договорами с участием иностранных элементов.

Гражданский кодекс и Правила не ограничивают компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) регистрацией лицензионных договоров только между российскими лицами, поскольку российские лица имеют право заключать лицензионные договора с иностранными физическими и юридическими лицами. В этой связи большое практическое значение играет вопрос о порядке регистрации международных лицензионных договоров.

Согласно ст. 1186 ГК РФ, право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, Гражданского кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. При этом, если в соответствии с законом, международным договором или признанным обычаем невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.

Исходя из смысла п. 2 статьи 1232 ГК РФ, можно заключить, что при заключении лицензионного договора между российским и иностранным лицом, а также между двумя иностранными лицами, такой договор подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте), в противном случае данный договор будет считаться недействительным по российскому законодательству (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Право, применяемое к правам и обязанностям по договору может быть также указано сторонами договора при его заключении или в последующем выбрано по соглашению между сторонами (ст. 1210 ГК РФ). Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. Однако если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор реально связан (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что если лицензионный договор реально связан с действием правовых норм Российской Федерации, то он подлежит государственной регистрации.

Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (п. 2 ст. 1211 ГК РФ). Если иное не вытекает из закона, условий или существа лицензионного договора, либо совокупности обстоятельств дела, то стороной, которая осуществляет исполнение по лицензионному договору является лицензиар (пп. 19 п. 3 ст. 1211 ГК РФ).

Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и протоколу к данному соглашению (действует с 1 апреля 2004 г.) предусматривает возможность подачи в Международное бюро ВОИС заявления о регистрации лицензий в отношении международных товарных знаков.

Согласно Правилу 20bis Общей инструкции, просьба внести запись о лицензии должна быть представлена Международному бюро непосредственно владельцем международной регистрации товарного знака на соответствующем официальном бланке или, если Ведомство согласно с таким представлением, Ведомством Договаривающейся стороны владельца или Ведомством Договаривающейся стороны, в отношении которой лицензия предоставлена.

Вместе с тем, согласно пп. (b) п. 6 Правила 20bis Общей инструкции, Ведомство Договаривающейся стороны, законодательство которой предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, может уведомить Генерального директора о том, что запись о лицензии в Международном реестре не имеет силы в этой Договаривающейся стороне. Согласно толкованию, одобренному Ассамблеей Мадридского союза, в подпункте (b) п. 6 Правила 20bis рассматривается случай уведомления Договаривающейся стороной, законодательство которой предусматривает внесение записи о лицензиях на товарные знаки, но которая не может в настоящее время придать силу записи о лицензии в Международном реестре; это последнее уведомление, которое может быть отозвано в любое время, может быть сделано лишь до вступления данного Правила в силу или до того, как Договаривающаяся сторона будет связана Мадридским соглашением или Протоколом.

Согласно Декларациям, сделанным договаривающимися сторонами Мадридской системы в соответствии с соглашением, протоколом и общей инструкцией, в отношении Российской Федерации запись о лицензии в Международном реестре не имеет силы. Из этого можно заключить, что в отношении России не будет иметь силу запись о регистрации в Международном реестре лицензионного договора на предоставление права пользования международным товарным знаком на территории России. Такой договор, как представляется, должен быть зарегистрирован в Российском патентном ведомстве, чтобы лицензия на международный товарный знак имела силу на территории Российской Федерации.

С учетом всего вышеизложенного, исследование, проведенное в настоящей главе, позволяет сделать следующие выводы:

1.Лицензионный договор представляет собой гражданско-правовой договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Существует несколько видов лицензионных договоров, предусмотренных законодательством, таких как: простая лицензия, исключительная лицензия и сублицензионный договор. Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным.

2.Законодателю необходимо внести изменения в норму п. 1 ст. 1233 ГК РФ, исключив из нее абзац о том, что «заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного имущественного права к лицензиату», либо, заменив его на следующее: «заключение лицензионного договора не должно повлечь за собой переход исключительного права к лицензиату в полном объеме».

3. Субъекты лицензионного договора - это прежде всего, стороны данного лицензионного договора - правообладатель и лицо, получающее договорную лицензию (разрешение) в области действия права интеллектуальной собст­венности. Вместо указанных субъектов в исследуемые договорные отношения могут вступать также и их уполномоченные лица (представители). Помимо указанных участников, субъектами лицензионного договора могут быть также лица, в пользу которых заключен договор.

4. В соответствии с п. 5.1, п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, применяющимися для регистрации лицензионных договоров, существенными условиями являются:

- стороны договора;

- предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);

- вид передачи права;

- объем передаваемых прав по лицензионному договору.
Так же, существенными являются условия, которые могут быть существенными в силу указания на них сторонами договора (условия о порядке оплаты по лицензионному договору на товарный знак, территория, на которой предоставляется право использования товарного знака, срок действия лицензии на товарный знак).

5 . Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) в случаях, предусмотренных ГК РФ. Порядок такой регистрации устанавливается международными соглашениями Российской Федерации, а также Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утверждённый приказом от 29 октября 2008 г. N 321. Данный Административный регламент также применяется к регистрации международных лицензионных соглашений на территории Российской Федерации.



______________________________

© 2012-2021 "Династия Юристов"