Особенности договорно-правового регулирования отношений по передаче прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности

Одной из функций института исключительных прав служит установление режима использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей, реализуемое путем закрепления за правообладателем исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ, правообладатель имеет право распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Предоставление правообладателям возможности монопольного использования объектов своих исключительных прав далеко не исчерпывает содержание данных прав, так как под использованием исключительных прав понимается не только применение самим правообладателем объектов данных прав, но также и дача разрешений на осуществление действий по их применению третьим лицам.

Поскольку указанное разрешение обязано оформляться договором, то можно сказать, что использование исключительных прав есть одновременно и распоряжение ими.

Так, Суханов Е.А. высказывает такую точку зрения, что «авторское, смежное, патентное права, а также право на товарные знаки вообще не знают собирательной категории «распоряжения» исключительными правами». По его мнению, применительно к исключительным правам все имущественные права сводятся к праву на использование исключительных прав третьими лицами, или, точнее, способы и формы их использования.

При этом следует различать передачу исключительных прав и переход исключительного права к другому лицу.

Способы приобретения исключительных прав разделяются на первоначальные и производные. К первоначальным относятся: самостоятельное создание и выражение в объективной форме произведения науки, литературы или искусства; получение патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности; создание указанных произведений и объектов в служебном порядке, влекущее возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных исключительных прав у работодателей; уступка права на получение патента (патент может быть выдан не только автору, но и другому физическому или юридическому лицу, которое указано автором либо его правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентное ведомство до момента регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца – ст. 1357 ГК РФ).

К производным способам приобретения исключительных прав относятся: уступка (патента на изобретение или полезную модель); передача (имущественных авторских прав); предоставление (лицензии); переход (авторского права по наследству или любых исключительных прав по передаточному акту или разделительному балансу при реорганизации юридического лица).

Установление критериев различия между перечисленными способами приобретения исключительных прав затруднено из-за различного понимания их в доктрине и неодинаковой трактовке в законе.

Конкретные формы приобретения исключительных прав различаются, прежде всего, основаниями приобретения (договор или закон), объемом приобретаемых прав (целиком, частично) и сроками их приобретения (навсегда, на время)

Таким образом, уступка исключительного права осуществляется по договору и в полном объеме. Передача исключительного права осуществляется на основе договора, притом право в данном случае передается частично и на определенный срок. Внесение исключительного права в качестве вклада в хозяйственное общество или товарищество осуществляется на основе учредительных документов и по закону. Предоставление исключительного права осуществляется как на основании лицензионного договора или договора коммерческой концессии, так и по закону (право преждепользования). Переход исключительных прав осуществляется в силу закона, в случае наследования исключительных прав физическим лицом или реорганизации юридического лица.

Как видно, уступка, передача и предоставление исключительных прав осуществляется в рамках обязательственных (договорных) форм использования исключительных прав.

К договорам об использовании средств индивидуализации юридических лиц и результатов их деятельности применяются общие положения гражданского законодательства об обязательствах и договорах.

Основными формами реализации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, служат различные формы лицензионных договоров. Однако эти права могут передаваться (с условием их государственной регистрации согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ) также и в рамках других гражданско-правовых договоров, к которым можно отнести договор коммерческой концессии (ст.ст. 1027-1040 ГК РФ) или договор доверительного управления имуществом (ст.ст. 1012-1026 ГК РФ).

Переход исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности может осуществляться по договору купли-продажи предприятия (ст. 559 ГК РФ) и предоставляться по договору аренды предприятия с передачей арендатору права арендодателя на обозначения, индивидуализирующие его деятельность, и других исключительных прав (ст. 656 ГК РФ).

Исключительные права на некоторые средства индивидуализации также могут быть реализованы при продаже с публичных торгов в качестве предмета залога (п. 1 ст. 336, ст.ст. 349, 350 ГК РФ).

Согласно п. 5 ст. 1233 ГК РФ, в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Таким образом, к наиболее распространенным договорам о передаче прав на средства индивидуализации юридических лиц и результатов их интеллектуальной деятельности относятся:

- Договоры об отчуждении исключительных прав;

- Лицензионные договоры;

- Договоры коммерческой концессии;

- Договоры продажи (аренды) предприятий.

Договором об отчуждении исключительного права является документ, который подтверждает переход полного или частичного права на какой-либо продукт из области интеллектуальной собственности или объекта материального характера от одного лица к другому.

В соответствии с п.1 ст. 1234 ГК РФ по данному договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на объект интеллектуальной собственности в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Договор уступки права должен подробно содержать условия и инструкции, при которых возможна передача прав на данную собственность, приобретающему лицу. Так же, предусмотрены случаи перехода исключительного права, когда обладатель теряет контроль или возможность по использованию собственности. То есть, в случае смерти, потери дееспособности, и подобных этим явления случаях. Тогда, переход осуществляется по существующему законодательству с учетом, существующих к этому моменту, документов (заявка, заявление, завещание и так далее). Ими могут стать такие лица, как наследники, правопреемники или лица, участвовавшие при создании данного продукта (соавторы, компаньоны и так далее), а так же их наследники и правопреемники.

Понятие гражданско-правового договора применяется к соглашению сторон как юридическому факту (сделке) и к возникшим на его основании отношениям сторон. На основании лицензионного договора (сделки, юридического факта) между лицензиаром и лицензиатом возникает особое правоотношение. Такое правоотношение можно именовать лицензионным правоотношением.

Основные права и обязанности по лицензионному договору явствуют из его определения. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах
Подробнее лицензионные договоры будут рассмотрены в следующей главе данной курсовой работы.

Еще одной из договорно-правовых форм передачи прав на средства индивидуализации юридического лица являются договоры коммерческой концессии.

В соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Ядром предмета договора коммерческой концессии являются исключительные права имущественного характера (комплекс исключительных прав). Пользователь, осуществляя без поручения самостоятельную предпринимательскую деятельность с использованием комплекса предоставленных правообладателем исключительных прав и совершая определенные сделки с потребителями, самостоятельно приобретает права и несет обязанности по этим сделкам.

Договор коммерческой концессии имеет много сходных черт с лицензионным договором, но это не отвергает и ряда принципиальных различий между ними. Наиболее значимыми из них можно назвать следующие.

Предметом лицензионного договора является право на использование или исключительное право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности, в том числе средства индивидуализации продукции, за исключением коллективных знаков и наименований мест происхождения товаров, в то время как предметом договора коммерческой концессии должен быть комплекс исключительных прав, включающий в обязательном порядке право на использование фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения. Следующим отличием лицензионного договора от договора коммерческой концессии является наличие требования законодателя об использовании предоставленного комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельности пользователя (ст. 1032 ГК РФ). Подобное требование для лицензионных договоров не установлено. И, наконец, третье отличие состоит в возможности передачи по лицензионному договору прав на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности, объем которых может быть и неисключительным.

К элементам договора коммерческой концессии относятся его стороны, их права и обязанности, предмет и цена договора, его срок, форма и содержание.

Сторонами договора коммерческой концессии являются правообладатель и пользователь. В роли правообладателя могут выступать лица, обладающие на момент заключения такого договора исключительным правом на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение и другими исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. К их числу относятся коммерческие организации по российскому законодательству, а также иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели - иностранцы, обладающие соответствующим комплексом исключительных прав. В роли пользователя могут выступать как коммерческие организации, так и индивидуальные предприниматели.

Предмет договора коммерческой концессии представляет собой агрегированную совокупность исключительных прав в сочетании с коммерческой информацией, деловой репутацией и коммерческим опытом, принадлежащих на момент заключения договора правообладателю. Предмет договора коммерческой концессии является сложным образованием и включает в себя ряд обязательных и факультативных элементов.

К обязательным элементам, входящим в состав предмета договора, по смыслу п. 1 ст. 1027 ГК РФ относятся исключительное право на использование фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения, а также право на охраняемую коммерческую информацию.

К факультативным элементам, входящим в состав предмета договора коммерческой концессии, по смыслу п. 2 ст. 1027 ГК РФ относятся деловая репутация и коммерческий опыт правообладателя. Кроме того, в качестве факультативных элементов могут выступать любые исключительные права имущественного характера, наличие которых в сочетании с исключительным правом на фирменное наименование превысит минимальный объем (не менее двух разновидностей прав исключительного характера) требуемого по закону комплекса исключительных прав.

Под деловой репутацией чаще всего понимают сложившееся общественное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках гражданина или организации.

Срок договора коммерческой концессии устанавливается по взаимному согласию сторон. В юридической литературе высказываются различные точки зрения на принадлежность данного элемента договора к существенным условиям последнего.

Так, В.В. Витрянский отмечает, что «в качестве существенного условия по признаку необходимости для договоров данного типа может быть названо условие о сроке действия договора коммерческой концессии». И.В. Никифоров также считает, что срок относится к существенным условиям договора коммерческой концессии.

Согласно ст. 1040 ГК РФ, если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву. В этом случае пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Требования, предъявляемые к форме договора коммерческой концессии, содержатся в ст. 1028 ГК РФ. Указанный договор должен быть заключен в письменной форме, т.е. путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Наряду с письменной формой совершения договора коммерческой концессии установлена норма о необходимости его регистрации в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Обязанности правообладателя по договору коммерческой концессии в виде открытого их перечня сформулированы законодателем в ст. 1031 ГК РФ. Из смысла указанной статьи следует, что они дифференцированы на две группы: императивных (п. 1 ст. 1031 ГК РФ) и диспозитивных обязанностей (п. 2 ст. 1031 ГК РФ).

Основной императивной обязанностью правообладателя, которая возлагается на последнего по закону, является передача пользователю технической и коммерческой документации и предоставление ему иной информации, необходимой для осуществления прав, предоставляемых по договору, а также инструктаж пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Диспозитивные обязанности предусматриваются самим договором коммерческой концессии. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан:

- обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии;

- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

По договорам продажи и аренды предприятия может быть передано право использования товарного знака и другие исключительные права на средства индивидуализации.

Согласно п. 2 ст. 559 ГК РФ, права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации по договору купли-продажи предприятия переходят к покупателю предприятия, если иное не предусмотрено договором. Переход прав на товарные знаки и объекты патентных прав по договору купли-продажи предприятия, хоть это прямо и не указано в п. 2 ст. 559 ГК РФ, подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве.

В этой связи важную практическую направленность приобретает вопрос о необходимости заключения самостоятельного договора о передаче исключительных прав на товарный знак в том случае, когда имеет место продажа предприятия как единого имущественного комплекса, который включает и права на обозначения, индивидуализирующие продукцию, работы и услуги (ст. 132 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 559 ГК РФ право на товарный знак продавца переходит к покупателю, если иное не предусмотрено договором продажи предприятия. При этом по смыслу п. 1 ст. 559 ГК РФ предприятие в целом как имущественный комплекс передается в собственность покупателя. Очевидно, что право собственности на исключительное право возникнуть у покупателя не сможет, да и сама сделка в части передачи исключительного права без надлежащей регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет считаться недействительной. Поэтому исключительное право на товарный знак, как элемент имущественного комплекса, должно передаваться покупателю в рамках отдельного договора с соответствующей ссылкой на него в договоре продажи предприятия. Наличие отдельного договора в данном случае не меняет характера отчуждения права на товарный знак, поскольку его обладателем становится новый собственник имущественного комплекса.

Согласно п. 1 ст. 656 ГК РФ, исключительные права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, относящиеся к предприятию как единому имущественному комплексу, арендодатель обязуется предоставить арендатору по договору аренды предприятия во временное владение за определенную плату. Передача прав на использование товарного знака по договору аренды предприятия также подлежит государственной регистрации в патентном ведомстве.

Таким образом, исследование, проведенное в настоящей статье, позволяет сделать следующие выводы:

1. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий являются объектами исключительных прав. Правовая охрана средств индивидуализации осуществляется институтом права интеллектуальной собственности.

2. Исключительное право на какое-либо средство индивидуализации (за исключением коммерческого обозначения) возникает у лица с момента государственной регистрации обозначения, заявленного в качестве средства индивидуализации. Использование средств индивидуализации является правом лица, однако в некоторых случаях данное использование (например, в отношении фирменного наименования) может также быть и обязанностью лица.

3. Лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации или результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем его уступки по договору отчуждения, предоставления права использования средством индивидуализации по лицензионному договору или по договору коммерческой концессии, исключительные права на некоторые средства индивидуализации также могут быть реализованы при продаже с публичных торгов в качестве предмета залога.

4. Лицензионные отношения по поводу средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности возникают не только на базе соответствующих лицензионных договоров, но и в рамках смешанных договоров, что оказывает существенное влияние на субъектный состав лицензионных договорных отношений. В смешанных договорах сторонами выступают лица, которые должны отвечать, во-первых, общим требованиям гражданского законодательства о соответствующем договоре, а во-вторых, специальным требованиям законодательства об интеллектуальной собственности.